Acórdão Nº 0001311-76.2011.8.24.0008 do Segunda Câmara de Direito Comercial, 23-05-2023
| Número do processo | 0001311-76.2011.8.24.0008 |
| Data | 23 Maio 2023 |
| Tribunal de Origem | Tribunal de Justiça de Santa Catarina |
| Órgão | Segunda Câmara de Direito Comercial |
| Classe processual | Apelação |
| Tipo de documento | Acórdão |
Apelação Nº 0001311-76.2011.8.24.0008/SC
RELATORA: Desembargadora REJANE ANDERSEN
APELANTE: TECNOSUL CONSULTING LTDA ADVOGADO(A): GIANCARLO DEL PRÁ BUSARELLO (OAB SC012247) APELANTE: VALERIO ALLORA ADVOGADO(A): GIANCARLO DEL PRÁ BUSARELLO (OAB SC012247) APELADO: KAMP CONSULT LTDA ADVOGADO(A): MÁRCIO MERKL (OAB PR032546) ADVOGADO(A): MARIA INEZ ARAUJO DE ABREU (OAB PR032543) ADVOGADO(A): ELAYNE OLIVEIRA DA SILVA (OAB PR092075) APELADO: RONALD IVAR KAMP ADVOGADO(A): MARIA INEZ ARAUJO DE ABREU (OAB PR032543) ADVOGADO(A): MÁRCIO MERKL (OAB PR032546) APELADO: SPZ SERVICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ADVOGADO(A): MARIA INEZ ARAUJO DE ABREU (OAB PR032543) ADVOGADO(A): MÁRCIO MERKL (OAB PR032546) APELADO: ECR CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ADVOGADO(A): MARIA INEZ ARAUJO DE ABREU (OAB PR032543) ADVOGADO(A): MÁRCIO MERKL (OAB PR032546)
RELATÓRIO
Tecnosul Consulting LTDA e Valerio Allora ajuizaram ação de preceito cominatório para abstenção de uso de marca comercial c/c pedido de indenização por dano moral contra, inicialmente, Kamp Consult LTDA e Ronald Ivar Kamp, com o objetivo de impedir a utilização das marcas "UP - Unidade de Produção" e "UEP - Unidade de Esforço de Produção" pela parte demandada, ao argumento de ser detentora dos referidos sinais junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI.
Devidamente intimadas, os acionados apresentaram contestação única (evento 15, fls. 216-242).
Sem réplica (evento 15, fl. 1828).
Sobreveio sentença (evento 15, fls. 1907-1918), nos seguintes termos:
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, momento em que declaro o presente feito extinto, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro na ordem de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa (artigo 85, § 2º, do CPC).Revogo a concessão da gratuidade judiciária (fl. 115), posto que a parte autora recolheu as custas processuais e sequer houve requerimento neste sentido.
Inconformados, os autores interpuseram recurso de apelação (evento 15, fls. 1923-1934), ocasião em que pleitearam, primeiramente, a suspensão do feito, pelo critério da prejudicialidade externa.
Em relação ao mérito do reclamo, sustentaram a licitude do registro perante o INPI, bem como que os recorridos estavam praticando contrafação à época da propositura da presente demanda, bem como concorrência desleal. Alegaram, também, que o registro de n. 820350648 não foi anulado, razão pela qual merece proteção concedida pela legislação pertinente.
Por fim, pleiteia a inversão dos ônus sucumbenciais, haja vista o princípio da causalidade.
Foram apresentadas contrarrazões (evento 15, fls. 1943/1951).
Após, ascenderam os autos a esta Corte.
É o relatório
VOTO
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, no âmbito da presente "ação de preceito cominatório para abstenção de uso de marca comercial c/c dano moral", julgou improcedentes os pleitos formulados na peça exordial.
Realizada a admissibilidade recursal, passa-se à análise das insurgências levadas ao duplo grau de jurisdição.
1. Pleito de suspensão do feito
Requer a parte apelante a suspensão do processo, devido ao critério da prejudicialidade externa, porquanto foi interposto recurso contra a decisão que reconheceu a nulidade dos registros de marca, na Justiça Federal.
A possibilidade de suspensão do processo encontra amparo legal no art. 313, inc. V, 'a', do CPC, in verbis: "depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente".
Sobre o tema, leciona Freddie Didier:
"O enunciado refere-se ao fato de o julgamento de uma causa pendente depender do julgamento de outra causa pendente. A dependência entre as causa pendentes deve ser compreendida como uma decorrência lógica: a solução de uma causa depende logicamente da solução que se dê a uma outra. Assim, convém suspender a causa dependente, enquanto não se decide a causa subordinante" (Curso de direito processual civil: teoria geral do processo de conhecimento. v. 1. 12ª ed. Salvador: Jus Podivm, 2010, p. 578)
Todavia, no caso em apreço, não há falar em prejudicialidade externa, pois em consulta processual pública aos autos n. 0100640-22.2012.4.02.5101, realizada no sistema E-proc da Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro, foi possível observar que o processo encontra-se "baixado definitivamente" desde setembro de 2021.
Além disso, tanto o agravo em recurso especial, quanto o agravo interno no agravo em recurso especial (ambos n. 1.485.692), foram desprovidos, havendo baixa definitiva em junho de 2020 no Superior Tribunal de Justiça.
Sobre o tema, já julgou este Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. USO DE MARCA E SINAIS IDENTIFICADORES. EMPRESAS QUE ATUAM NO SEGMENTO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PÚBLICO FEMININO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, QUE OBRIGA A RÉ A ABSTER-SE DE UTILIZAR, EM SUA MARCA, EXPRESSÃO PARECIDA COM A DA AUTORA, LOGOTIPO E OUTROS SINAIS IDENTIFICADORES SIMILARES AOS UTILIZADOS PELA DEMANDANTE, E QUE POSSUEM O CONDÃO DE GERAR CONFUSÃO NO CONSUMIDOR, BEM COMO CONDENOU A DEMANDADA AO RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ, NA VIGÊNCIA DO CPC/73. I - PRELIMINARES PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECORRENTE QUE AFIRMA TER AJUIZADO AÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL EM QUE PRETENDE A NULIDADE DO REGISTRO DA MARCA DA AUTORA JUNTO AO INPI. DEMANDA JÁ JULGADA PELA JUSTIÇA FEDERAL, QUE CONCLUIU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. [...] (Apelação Cível n. 0006149-04.2007.8.24.0008, Rel. Des. Luiz Zanelato, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 14-6-2018, grifou-se).
Sendo assim, o pedido não merece provimento.
2. Possibilidade de registro das marcas
Alegam os recorrentes que os títulos protegidos pelo direito autoral podem ser registrados como marca por seu titular, conforme preceitua o art. 124, XVII, da Lei n. 9.279/96.
Nesse contexto, os apelantes sustentam que a proteção de suas marcas está assegurada pela parte final do art. 124, XVII, da LPI, a qual delibera que os títulos protegidos pelo direito autoral podem ser registrados como marca, desde que realizado por seu titular, o que é o caso dos autos.
Todavia, o recurso não merece conhecimento neste particular.
Constata-se que o referido tema não foi ventilado no primeiro grau de jurisdição e, por consequência, não foi apreciado pelo Juízo Monocrático, caracterizando, assim, inovação recursal.
A respeito, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
"A limitação de mérito do recurso, fixada pelo efeito devolutivo, tem como conseqüências: [...] c) proibição de inovar em sede de apelação (proibição de modificar a causa de pedir ou o pedido)" (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 856).
Ademais, em que pese alegar que o Juízo Singular entendeu que o termo técnico não poderia ser utilizado como elemento de proteção autoral, extrai-se da sentença (evento 15, fl. 1916) que o Togado tão somente compreendeu que as marcas em discussão não estavam violando qualquer direito disposto na Lei de Propriedade Industrial.
Ainda, a tese em questão, sobre o que pode ser registrado como marca, é de competência material da Justiça Federal, visto que a concessão, ou não, do registro compete ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, autarquia federal.
Acerca do tema, este Tribunal já se manifestou da seguinte forma:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO ANTIGO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MARCAS SEMELHANTES REGISTRADAS NO INPI. UTILIZAÇÃO INDEVIDA NÃO CARACTERIZADA. DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE DO REGISTRO QUE REFOGE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA MANTIDA. O uso, pelos respectivos titulares, de marcas semelhantes registradas pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual - INPI não configura utilização indevida. Eventual discussão sobre o registro deve ser travado na Justiça Federal, por força do que dispõe o art. 109, I, da Constituição Federal. (Apelação Cível n. 0028594-18.2010.8.24.0038, Rela. Desa. Janice Goulart Garcia Ubialli, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 30-1-2018, grifou-se).
Dessa maneira, não se conhece do recurso no ponto.
3. Abstenção de uso de marca
Sustenta a parte insurgente que: a) os recorridos estavam fazendo uso indevido da marca dos autores, configurando a...
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