Acórdão Nº 0302974-39.2018.8.24.0073 do Primeira Câmara de Direito Comercial, 29-07-2021
| Número do processo | 0302974-39.2018.8.24.0073 |
| Data | 29 Julho 2021 |
| Tribunal de Origem | Tribunal de Justiça de Santa Catarina |
| Órgão | Primeira Câmara de Direito Comercial |
| Classe processual | Apelação / Remessa Necessária |
| Tipo de documento | Acórdão |
Apelação / Remessa Necessária Nº 0302974-39.2018.8.24.0073/SC
RELATOR: Desembargador GUILHERME NUNES BORN
APELANTE: HERCULES COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA (RÉU) APELADO: HERCULES MOTORES ELETRICOS LTDA (AUTOR)
RELATÓRIO
1.1) Da inicial
Hércules Motores Elétricos Ltda ajuizou "ação de procedimento comum c/c pedido de tutela de urgência da Lei 9.279/96" em face de Hércules Componentes Elétricos Ltda. contando, em síntese, que desde o ano de 2005 utiliza a marca "Hércules" e "Hércules Premium", sendo detentora de três registros junto ao INPI.
Falou que após ter seu registro aprovado, o réu depositou o seu pedido que, após o tramite, foi indeferido. Discorreu sobre as tentativas de solução da questão e sobre os danos decorrentes da coexistência de marcas, defendendo que a parte ré não pode continuar utilizando sua marca, ainda mais para designar suas atividades, sobretudo de produção e comércio de motores e componentes elétricos, o que se percebe da sua página da internet, tornando evidente a concorrência desleal e a confusão perante o consumidor.
Requereu a concessão da tutela de urgência para que a ré se abstenha de utilizar, até o trânsito em julgado, a marca Hércules ou qualquer outra semelhante às marcas da autora, em especial a expressão 'Hércules Componentes Elétricos', sob pena de multa diária.
No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência, julgando procedente os pedidos, condenando a ré em caráter definitivo a se abster de utilizar a marca 'Hércules' e em especial a expressão 'Hércules Componentes Elétricos', além da indenização pelos danos sofridos (lucros cessantes e enriquecimento sem causa).
Ao final, pugnou pela condenação dos requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
1.2) Da contestação
Citada, a requerida apresentou contestação (evento 24) informando, preliminarmente, a existência de demanda na Justiça Federal em que é debatida a propriedade da marca. Falou da existência de ação de nulidade de ato administrativo de cancelou o registro da marca mista 'Hércules' da empresa Hércules Componentes Elétricos.
Argumentou que depositou primeiro o pedido para registro da marca e seu uso é licito e afirmou que a autora somente obteve por cessão o direito de explorar a marca, após 09/07/2010, quando a empresa MULLER ELETRODOMÉSTICOS passou os direitos das respectivas marcas em favor da HERCULES MOTORES ELÉTRICOS, não existindo quaisquer conflitos de interesses, sendo que o INPI realizou o exame formal sem quaisquer impedimentos, bem como, tornou apto a marca de ambas as empresas, conforme os cadernos de processos administrativos.
Disse que teve seu registro concedido pelo INPI, e por mais que o INPI tenha tornado nulo este, está buscando reverter o ato administrativo, não havendo abuso de direito e concorrência desleal. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos.
1.3) Do encadernamento processual
A inicial foi emendada (evento 9).
O pedido de tutela de urgência antecipada foi indeferido (evento 12).
A parte autora opôs embargos declaratórios, os quais foram parcialmente providos (evento 28).
Réplica (evento 29).
Instadas para especificar provas, a autora requereu o julgamento antecipado e a ré, a prova oral em audiência (eventos 33 e 34).
1.4) Da sentença
Prestando a tutela jurisdicional, o Dr. Ricardo Machado de Andrade prolatou sentença resolutiva de mérito para:
"[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), tão somente para determinar que o réu se abstenha de utilizar a marca "HÉRCULES", "HÉRCULES COMPONENTES ELÉTRICOS" ou expressão semelhante, para se referir ao mesmo ramo de atividade registrado pelo autor no INPI (n. do processo 827489412).
Em atenção ao pedido de tutela de urgência da parte ativa, a aludida obrigação deve ser observada pela parte passiva a partir da intimação da presente sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes a dividirem as despesas processuais pendentes, conforme arts. 86 e 87 do CPC. Estão igualmente obrigadas a indenizar as despesas adiantadas no curso do processo pelo litigante adverso, na mesma proporção de 50% cada, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC.
Fixo os honorários sucumbenciais devidos aos advogados dos litigantes no valor de R$ 2.000,00 para cada, diante da baixa complexidade da demanda, conforme art. 85, § 8º, do CPC."
1.5) Do recurso
Inconformada com a prestação jurisdicional, a ré/apelante Hércules Componentes Elétricos Ltda interpôs o presente recurso de Apelação Cível (evento 46), alegando que a decisão sobre a propriedade da marca é de competência da Justiça Federal, de modo que a sentença, por ter tratado deste tema, é nula, devendo o feito ser extinto, com a inversão do ônus sucumbencial.
1.6) Das contrarrazões
Presente (evento 55).
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